第一章 進入國家階段的國際申請的初步審查和事務處理
1. 引言
按照專利合作條約(即PCT)提出的國際申請,指明希望獲得中國的發明專利或者實用新型專利保護的,在完成國際階段的程序后,應當根據專利法實施細則第一百二十條、第一百二十一條的規定,向專利局辦理進入中國國家階段(以下簡稱國家階段)的手續,從而啟動國家階段的程序。國家階段程序包括:在專利合作條約允許的限度內進行的初步審查、國家公布,參考國際檢索和國際初步審查結果進行的實質審查、授權或駁回,以及可能發生的其他程序。
本章涉及國際申請進入國家階段條件的審查、在國家階段中對國際申請的初步審查以及在國家階段中對國際申請所作的事務處理等內容。本章僅對上述內容中的特殊問題作出說明和規定;與國家申請相同的其他問題,本章沒有說明和規定的,應當參照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的規定。
本章所涉及的初步審查和事務處理的主要內容:
(1)根據專利法實施細則第一百二十二條,審查聲稱進入國家階段的國際申請是否符合規定的條件,對在中國沒有效力或失去效力的申請作出處理。
(2)根據專利法實施細則第一百二十一條,審查國際申請進入國家階段時是否提交了符合規定的原始申請的中文譯文(以下簡稱譯文)或文件,根據專利法實施細則第五十條審查譯文和文件是否符合規定,對于不符合規定的申請作出處理。
(3)根據專利法實施細則第一百二十三條,審查申請人提交國際階段作出的修改文件譯文的時機是否符合規定,對于不符合規定的文件作出處理。
(4)根據專利法實施細則第一百二十一條、第一百二十四條、第一百二十五條、第一百二十六條、第一百二十七條、第一百二十八條、第一百三十條、第一百三十一條以及專利法第十七條、第十八條第一款,審查與申請有關的其他文件是否提交并符合規定,如有缺陷,作出相應處理。
(5)根據專利法實施細則第一百三十二條,對國際申請的國家公布等事務作出處理。
2. 國際申請進入國家階段手續的審查
國際申請希望在中國獲得專利保護的,申請人應當在專利法實施細則第一百二十條規定的期限內辦理進入國家階段手續。該期限應當按照世界知識產權組織國際局(以下簡稱國際局)記錄的最早優先權日起算。國際申請在中國沒有效力或者在中國的效力喪失的,不能進入國家階段。辦理進入國家階段手續的,應當符合專利法實施細則第一百二十一條的規定。
申請人在辦理進入國家階段手續時提出撤回優先權要求的,辦理該手續的期限仍按照原最早優先權日起算。
進入國家階段的國際申請的文件提交地點和方式適用本指南第五部分第三章的規定。進入國家階段的國際申請的費用繳納除本章規定的外,適用本指南第五部分第二章的規定。
2.1 在中國沒有效力
凡是確定了國際申請日的國際申請均已由受理局對其是否符合專利合作條約第11條進行了審查,并作出了肯定的結論,所以只要國際申請指定了中國,根據專利法實施細則第一百一十九條的規定,專利局應當承認該申請有正規的國家申請的效力。審查員應當審查聲稱進入國家階段的國際申請對中國的指定是否繼續有效。
聲稱進入國家階段的國際申請,其國際公布文本中沒有指定中國的記載的,該國際申請在中國沒有效力,審查員應當發出國際申請不能進入中國國家階段通知書,通知申請人該國際申請進入國家階段的手續不予接受。
2.2 在中國的效力喪失
2.2.1 國際局通知效力喪失
對于聲稱進入國家階段的國際申請,在國際階段中,國際局曾經向專利局傳送了“撤回國際申請”(PCT/IB/307表)或“國際申請被認為撤回”(PCT/IB/325表)通知的,或者傳送了該國際申請對中國“撤回指定”(PCT/IB/307表)的,根據專利法實施細則第一百二十二條第一款第(一)項的規定,該國際申請在中國的效力終止,審查員應當發出國際申請不能進入中國國家階段通知書,通知申請人該國際申請進入國家階段的手續不予接受。
2.2.2 延誤辦理進入國家階段的手續
申請人未在專利法實施細則第一百二十條規定的期限內辦理進入國家階段手續,或者雖然辦理進入國家階段手續,但是不符合專利法實施細則第一百二十一條第一款第(一)項至第(三)項的規定,根據專利法實施細則第一百二十二條第一款第(二)項和第(三)項的規定,該國際申請在中國的效力終止,審查員應當發出國際申請不能進入中國國家階段通知書,通知申請人該國際申請進入國家階段的手續不予接受。
申請人在專利法實施細則第一百二十條規定期限內辦理的進入國家階段手續不符合規定的,審查員應當通知申請人進入國家階段的手續存在缺陷而不予接受。申請人在規定期限屆滿之前再次辦理進入國家階段手續,并且克服了上述缺陷的,該國際申請在中國仍然具有效力。
由于耽誤了專利法實施細則第一百二十條規定的期限造成國際申請在中國的效力終止,申請人按照專利法實施細則第六條第二款提出恢復權利請求的,審查員應當通知申請人,根據專利法實施細則第一百二十二條第二款的規定,該請求不予接受。如果申請人提出耽誤上述期限是由于不可抗拒的事由造成的,審查員應當參照專利法實施細則第六條第一款的規定處理。申請人在專利法實施細則第一百二十條規定的期限內足額繳納了規定的費用,但由于錯填申請號等相關信息被視為不符合專利法實施細則第一百二十一條第一款第(二)項規定的,可以在收到國際申請不能進入中國國家階段通知書之日起一個月內請求專利局更正。
2.2.3 關于選定
國際申請在規定的期限內選定中國,并且該選定直至進入國家階段時仍然有效的,應當在專利法實施細則第一百二十條規定的期限內辦理進入國家階段手續。
是否選定中國應當以國際局傳送的“選定通知書”(PCT/IB/331表)為依據。
在國際局傳送“選定通知書”之后,又傳送“撤回要求書或者選定通知書”(PCT/IB/339表)或者“要求書被認為未提交或者選定被認為未作出通知書”(PCT/IB/350表),并且上述通知書涉及撤回選定或選定被認為未作出的,如果標明的國家有“CN”,則該國際申請對中國的選定無效。
2.3 進入國家階段的處理
按照規定辦理進入國家階段手續的國際申請,凡是經審查在中國具有效力,且符合專利法實施細則第一百二十一條第一款第(一)項至第(三)項要求的,專利局應當給予國家申請號,明確國際申請進入國家階段的日期(以下簡稱進入日),并發出國際申請進入中國國家階段通知書。進入日是指向專利局辦理并滿足專利法實施細則第一百二十一條第一款第(一)項至第(三)項規定的進入國家階段手續之日。上述滿足要求的進入國家階段手續是在同一日辦理的,該日即為進入日。上述滿足要求的進入國家階段手續是在不同日辦理的,以進入國家階段手續最后辦理之日為進入日。在隨后的審批程序中,申請人辦理各種手續、審查員發出的各種通知應當使用國家申請號予以標明。
3. 進入國家階段時提交的申請文件的審查
3.1 進入國家階段的書面聲明
3.1.1 國際申請日
國際申請日是在國際階段由受理局確定的。在國際階段國際申請日由于某種原因被更改的,以更改后的日期為準。進入國家階段的書面聲明(以下簡稱進入聲明)中填寫的國際申請日應當與國際公布文本扉頁上的記載相同。出現不一致情況的,審查員應當依據國際公布文本上的記載依職權加以改正,并將改正通知申請人。
除另有規定外,由受理局確定的國際申請日視為該申請在中國的實際申請日。
3.1.2 保護類型
專利法第九條第一款規定:同樣的發明創造只能授予一項專利權。國際申請指定中國的,辦理進入國家階段手續時,應當選擇要求獲得的是“發明專利”或者“實用新型專利”,兩者擇其一,不允許同時要求獲得“發明專利”和“實用新型專利”。不符合規定的,審查員應當發出國際申請不能進入中國國家階段通知書。
3.1.3 發明名稱
進入聲明中的發明名稱應當與國際公布文本扉頁中記載的一致。國際申請以外文進行國際公布的,發明名稱的譯文除準確表達原意外,還應當使譯文簡短。在譯文沒有多余詞匯的情況下,不得根據本指南第一部分第一章第4.1.1節中的規定對發明名稱的字數加以限制。
國際公布文本扉頁上記載的發明名稱一般來自原始國際申請請求書,個別是由國際檢索單位審查員確定的。對于經國際檢索單位審查員確定的,進入聲明中應當是該審查員確定的發明名稱的譯文。
進入國家階段時請求修改發明名稱的,應當以修改申請文件的形式提出,不得將修改后的發明名稱直接填寫在進入聲明中,國家公布時不公布修改后的發明名稱。
3.1.4 發明人
3.1.4.1 發明人信息的確定
除在國際階段由國際局記錄過變更的情況外,進入聲明中填寫的發明人應當是國際申請請求書中寫明的發明人。專利合作條約規定,國際申請有多個發明人的,可以針對不同的指定國有不同的發明人。在這種情況下,進入聲明中要求填寫的是針對中國的發明人。國際公布使用外文的,應當準確地將發明人的姓名譯成中文。審查員應當將進入聲明中寫明的發明人姓名與國際公布文本扉頁上的記載進行核對。不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
在國際階段曾經由國際局傳送過“記錄變更通知書”(PCT/IB/306表),通報發明人或者發明人姓名變更的,應當認為已經向專利局申報,在進入聲明中直接填寫變更以后的信息。審查員應當根據國際局的通知,將進入聲明中寫明的有關內容與國際公布文本及通知書中記載的信息進行核對。不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
針對中國的發明人經國際局登記已經死亡的,在進入國家階段時,仍應作為發明人填寫在進入聲明中。
3.1.4.2 國際申請沒有發明人事項
在國際公布文本中沒有記載發明人姓名的國際申請,在進入國家階段時應當在進入聲明中補充寫明發明人。不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
審查員對發明人的資格不必審查。
3.1.4.3 發明人的譯名
在國際階段中規定,發明人姓名的寫法應當姓在前、名在后,在進入聲明中填寫發明人譯名時姓和名的先后順序應當按照其所屬國的習慣寫法書寫。
申請人認為進入聲明中填寫的發明人譯名不準確的,在專利局作好公布發明專利申請或者公告實用新型專利權的準備工作之前可以用主動補正的方式提出。審查員經審查確認改正后的譯名與原文相符,應當接受補正,并在國家公布或者公告中使用新譯名。在專利局作好準備工作之后要求改正發明人譯名的,應當辦理著錄項目變更手續。
3.1.5 申請人
3.1.5.1 申請人信息的確定
進入聲明中填寫的申請人,除在國際階段由國際局記錄過變更的情況外,應當是國際申請請求書中寫明的申請人。國際申請有多個申請人的,根據專利合作條約的規定,對不同的指定國可以寫明不同的申請人。進入聲明中要求填寫的是對中國的申請人。國際公布使用外文的,應當準確地將申請人的姓名或名稱、地址譯成中文;申請人是企業或者其他組織的,其名稱應當使用中文正式譯文的全稱。審查員應當將進入聲明中寫明的內容與國際公布文本扉頁上的記載進行核對。不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
在國際階段曾經由國際局傳送過“記錄變更通知書”(PCT/IB/306表),通報申請人變更或者申請人的姓名或名稱、地址變更的,應當認為已向專利局申報,在進入聲明中直接填寫變更以后的信息。審查員應當根據國際局的通知,將進入聲明中寫明的有關內容與國際公布文本及通知書中記載的信息進行核對。不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
經國際局登記已經死亡的申請人,進入國家階段時,不應寫入進入聲明中,已死亡申請人的繼承人尚未確定的除外。
專利合作條約規定,申請人的國籍、居所是否如其所聲稱,應當由受理局根據其本國法審查并決定。經過受理局審查過的信息記載在國際局出版的國際公布文本扉頁上,審查員一般不得再提出疑問。
3.1.5.2 申請人的資格
申請人是外國人、外國企業或者外國其他組織的,應當根據專利法第十七條的規定審查申請人是否有資格提出申請。
國際申請是由一個申請人提出的,該申請人通常是PCT締約國的國民或居民,至少是巴黎公約成員國的國民或居民,所以申請人未發生變化的,不必再審查其是否符合專利法第十七條的規定。國際申請中有兩個或兩個以上申請人的,專利合作條約規定只要其中至少有一人是PCT締約國的國民或居民即可,照此規定,國際申請提出時對中國的申請人就有可能是非PCT締約國的國民或居民。另外,專利合作條約只對提出國際申請時的申請人的所屬國加以限定,而當申請人發生變更時,對于受讓人的所屬國沒有任何規定。
進入國家階段時申請人或部分申請人所屬國有可能是非PCT締約國。在這種情況下,應當參照本指南第一部分第一章第4.1.3.2節的規定進行審查。所有申請人都不符合專利法第十七條規定的,應當駁回該申請。部分申請人不符合專利法第十七條規定的,應當發出審查意見通知書,通知申請人刪除沒有資格的申請人。如果申請人拒絕刪除,應當駁回該申請。
3.1.5.3 申請人的譯名
在國際階段中規定,申請人為個人時姓名的寫法應當姓在前、名在后,在進入聲明中填寫申請人譯名時姓和名的先后順序應當按照其所屬國的習慣寫法書寫。
申請人認為進入聲明中填寫的申請人譯名不準確的,在專利局作好公布發明專利申請或者公告實用新型專利權的準備工作之前可以用主動補正的方式提出。審查員經審查確認改正后的譯名與原文相符,應當接受補正,并在國家公布或者公告中使用新譯名。申請人在專利局作好準備工作之后要求改正譯名的,應當辦理著錄項目變更手續。
3.1.6 審查基礎文本聲明
在國際階段,申請人在收到國際檢索報告之后,可以根據專利合作條約第19條的規定對權利要求書作出修改,修改應當在規定的期限內向國際局提出。在國際初步審查過程中,申請人還可以按照專利合作條約第34條的規定對說明書、附圖和權利要求書作出修改,修改應當向國際初步審查單位提出。此外,國際申請進入國家階段時,申請人也可能按照專利合作條約第28條或第41條提出修改。
由此可見,國際申請進入國家階段時,除原始申請文件外,可能還要提出一份或幾份修改文本,申請人應當在進入聲明中審查基礎一欄內指明在后續程序中應當依據的文本,即對審查基礎文本作出聲明。
在國際階段及進入國家階段后均沒有對申請作出修改的,審查基礎應當是原始申請。國際階段或者進入國家階段時作出過修改并在審查基礎文本聲明中加以指明的,審查使用的文本應當是以修改文件替換原始申請相應部分之后的文本。國際階段作出過修改但在審查基礎文本聲明中沒有指明的,應當認為該修改已經放棄,專利局對該修改不予考慮。
審查基礎文本聲明中提及的國際階段按照專利合作條約第19條的修改,應當在國際公布文本中有相應內容;按照專利合作條約第34條的修改,應當在專利性國際初步報告之后附有相應內容。審查基礎文本聲明中提及的國際階段的修改實際不存在的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人改正進入聲明中審查基礎一欄中的有關內容。
審查基礎文本聲明中提及國際階段的修改的,應當自進入日起兩個月內提交該修改文件的譯文。期限屆滿時仍未提交的,對聲明中提及的修改將不予考慮,審查員應當發出修改不予考慮通知書。
3.2 原始申請的譯文和附圖
根據專利法實施細則第一百二十一條第一款第(三)項的規定,國際申請以外文提出的,在進入國家階段時,需提交原始國際申請的說明書、權利要求書的譯文。譯文與原文明顯不符的,該譯文不作為確定進入日的基礎。
根據專利法實施細則第一百二十一條第一款第(五)項的規定,國際申請以外文提出的,應當提交摘要的譯文,有附圖和摘要附圖的,還應當提交附圖副本并指定摘要附圖,附圖中有文字的,應當將其替換為對應的中文文字。
3.2.1 說明書和權利要求書的譯文
說明書、權利要求書的譯文應當與國際局傳送的國際公布文本中說明書、權利要求書的內容相符。譯文應當完整,并忠實于原文。申請人不得將任何修改的內容加入原始申請的譯文中。
國際公布文本中標明是替換頁、更正頁的內容一般認為是原始申請的內容。在國際申請提出時作為說明書、權利要求書的一部分的內容,經過受理局審查后宣布“不予考慮”,并且在國際公布文本中加以標注的,在譯文中應當用中文作出同樣的標注,例如在沒有提供附圖的情況下說明書中提及附圖的內容。
說明書(包括附圖)、權利要求書中含有違反道德或公共秩序的內容,或者其他貶低性的陳述,經國際局認定,并在國際公布時刪除的內容,不應當再加入原始申請的譯文中。如果上述內容又出現在譯文中,審查員應當發出補正通知書,通知申請人改正譯文中的錯誤。國際公布時對上述內容沒有刪除,并出現在譯文中的,應當參照本指南第一部分第一章第7節的規定處理。
在國際階段,國際申請說明書、權利要求書中包含有核苷酸和/或氨基酸序列,并且序列表是作為說明書單獨部分提交的,在提交譯文時,應當提交一份符合規定的計算機可讀形式的序列表作為說明書的一個單獨部分。申請人提交的序列表應當與國際公布的一致。未提交或者所提交的序列表與國際公布的明顯不一致的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
序列表部分的自由文字內容已寫入說明書的主要部分的,序列表部分的任何文字不需要翻譯。
說明書中引用的計算機程序語言不需要翻譯,引用的參考資料中的編者姓名、文獻標題的翻譯只要滿足國家公布的要求即可。
3.2.2 附圖
根據專利法實施細則第一百二十一條第一款第(五)項的規定,國際申請以外文提出,有附圖的應當提交附圖副本。附圖中有文字的,應當將其替換為對應的中文文字,并且重新繪制附圖,以中文文字替換原文并標注在適當的位置上。即使附圖中的文字內容不符合專利法實施細則第二十一條的規定,也應當按照原始申請譯出。重新繪制的附圖應當與國際公布文本中的附圖相同,同時要滿足本指南第一部分第一章第4.3節對附圖的格式要求。
附圖中的“Fig”字樣可以不譯成中文。附圖中出現的計算機程序語言或作為屏幕顯示圖像的某些文字內容不必譯成中文。
不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
3.2.3 摘要譯文和摘要附圖
摘要譯文應當與國際公布文本扉頁記載的摘要內容一致。國際檢索單位的審查員對申請人提交的摘要作出修改的,應當提交修改后摘要的譯文。例如,國際檢索報告不包含在首次公布的國際公布文本A2中,而在隨后公布的國際公布文本A3中,并且國際公布文本A3與國際公布文本A2扉頁記載的摘要內容不相同的,應當以國際公布文本A3中的摘要內容為依據譯出。
譯文在不改變原文內容的基礎上應當簡短,在沒有多余詞句的情況下,審查員不得以不符合本指南第一部分第一章第4.5.1節關于摘要字數的規定為理由要求申請人修改或依職權修改。
國際公布中沒有摘要的,進入國家階段時,申請人也應提交國際申請原始摘要的譯文。
摘要譯文不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
國際申請有摘要附圖的,應當在進入聲明中予以指定。指定的摘要附圖應當與國際公布時的摘要附圖一致。首次公布不包括檢索報告,并且首次公布的國際公布文本A2與隨后公布的國際公布文本A3使用的摘要附圖不一致的,應當以隨后公布時的摘要附圖為準。不符合規定的,審查員可以通知申請人補正,或者依職權予以指定,并通知申請人。
3.3 以中文提出的國際申請
以中文提出的國際申請在進入國家階段時只需要提交進入聲明。
3.4 期限屆滿前的處理
專利合作條約第23條(1)規定,在按照第22條適用的期限屆滿以前,任何指定局不應處理或審查國際申請。適用的期限是指自優先權日起三十個月。同時在第23條(2)又規定,盡管有(1)的規定,指定局根據申請人的明確的請求,可以在任何時候處理或審查國際申請。對于選定局,專利合作條約第40條也作了相應的規定。
3.4.1提前處理
要求專利局在優先權日起三十個月期限屆滿前處理和審查國際申請的,根據專利法實施細則第一百二十九條的規定,申請人除應當辦理第一百二十條和第一百二十一條所述的進入國家階段手續外,還應當辦理下述手續:
(1)按照專利合作條約第23條(2)的規定提出明確的請求。
(2)國際局尚未向專利局傳送國際申請的,申請人應當提交經確認的國際申請副本,該副本是經受理局確認的“受理本”副本,或者是經國際局確認的“登記本”副本。
(3)申請人也可以要求國際局按照專利合作條約實施細則47.4的規定向專利局傳送國際申請副本,或者向專利局提出請求,由專利局要求國際局傳送國際申請副本。
對于滿足上述要求的國際申請,審查員應當及時處理和審查。
3.4.2 暫時不作處理
對于在優先權日起三十個月期限屆滿前辦理了進入國家階段手續,但是沒有辦理專利法實施細則第一百二十九條所述手續的國際申請,按照專利合作條約的規定暫時不作處理。
4. 國際階段的修改文件譯文的審查
4.1 按照專利合作條約第19條修改的權利要求書的譯文
申請人聲明以按照專利合作條約第19條作出修改的權利要求書作為審查基礎,并且該修改的國際公布使用外文的,申請人應當在辦理進入國家階段手續時,最遲應當自進入日起兩個月內提交其譯文。根據專利法實施細則第一百二十三條的規定,在該期限之后提交譯文的,修改部分將不予考慮,審查員應當發出修改不予考慮通知書。國際公布文本中包含按照專利合作條約第19條(1)提出的修改聲明,并且申請人要求審查員考慮該聲明的,應當在提交修改的權利要求書譯文的同時提交該聲明的譯文。
修改的權利要求書(包括修改、增加、刪除權利要求)的譯文應當與國際公布文本中記載的相應部分內容一致。在國際階段雖然提出過,但是由于不符合專利合作條約實施細則第46條的規定而未被國際局接受的修改,在進入國家階段時不能再作為按照專利合作條約第19條的修改提出。
修改部分的譯文應當做成能夠與原始申請譯文中對應部分互相替換的修改頁。修改的權利要求書譯文的第一頁上方應標明“權利要求書(按照專利合作條約第19條的修改)”字樣。
在進入國家階段之后提交該修改文件譯文的,應當附有補交修改文件的譯文或修改文件表,在該表中應當表明將修改后的內容作為審查基礎的意愿。
按照專利合作條約第19條修改的權利要求書的譯文與原始申請的權利要求書的譯文一起公布,該譯文應當滿足本指南關于公布的格式要求。
修改文件的譯文不符合規定的,審查員應當發出修改文件缺陷通知書,通知申請人改正。期滿未改正的,審查員應當發出修改不予考慮通知書。
按照專利合作條約第19條修改的權利要求書又作為國際初步審查的基礎,并且申請人在進入國家階段時將其作為專利性國際初步報告附件的譯文提交的,在國家公布時不再公布該譯文。
4.2 按照專利合作條約第34條作出的修改的譯文
申請人聲明以按照專利合作條約第34條作出的修改作為審查基礎,并且該修改是以外文作出的,應當在辦理進入國家階段手續時,最遲應當自進入日起兩個月內提交其譯文。在該期限之后提交譯文的,修改部分將不予考慮,審查員應當發出修改不予考慮通知書。
修改部分的譯文內容應當與國際局傳送的專利性國際初步報告所附修改頁的內容相符。在國際階段申請人聲稱按照專利合作條約第34條作出修改,但未被審查員采納,因而沒有作為專利性國際初步報告附件傳送的,在進入國家階段時申請人不應當再將該內容作為按照專利合作條約第34條的修改向專利局提出。
修改部分的譯文應當做成能夠與原始申請譯文中對應部分互相替換的修改頁。如果由于修改使該頁內容增加,可以在該頁之后補入一頁或幾頁。其頁碼為“Xa”“Xb”或“X-1”“X-2”。
由于修改使某頁完全刪除的,應當在修改說明中指出。權利要求書中某項被刪除時,可以保留原編號,注明“刪除”字樣,也可以將修改后的權利要求書中的權利要求重新連續編號,并加以說明。修改的譯文前應附有簡短的修改說明,該說明上方應標有“專利性國際初步報告附件譯文”字樣。修改說明只需指明修改所涉及的部分。
在進入國家階段之后提交專利性國際初步報告附件譯文的,應當附有補交修改文件的譯文或修改文件表,在該表中表明以該修改為審查基礎的意愿。
修改文件的譯文不符合規定的,審查員應當發出修改文件缺陷通知書,通知申請人改正。期滿未改正的,審查員應當發出修改不予考慮通知書。
專利性國際初步報告附件譯文在國家公布時不予公布。
5. 其他文件的審查
5.1 委托和委托書
5.1.1 委托
在中國內地沒有經常居所或者營業所的外國申請人,其國際申請在進入國家階段時,應當委托專利代理機構辦理有關事務。如果申請人沒有委托專利代理機構,審查員應當參照本指南第一部分第一章第6.1.1節中的有關規定處理。
在中國內地有經常居所或者營業所的申請人,其國際申請在進入國家階段時,可以不委托專利代理機構。
5.1.2 委托書
國際申請進入國家階段時,提交的委托書除應當符合本指南第一部分第一章第6.1.2節的規定外,還應當寫明國際申請號、申請人(即委托人)的原文姓名或名稱以及中文譯名。申請人的原文姓名或名稱,除有變更的情況外,應當與國際公布文本扉頁的記載使用相同的語言并且內容完全一致;國際階段作過變更的,應當與“記錄變更通知書”(PCT/IB/306表)上記載的變更后的內容完全一致。譯名應當與進入聲明中的記載完全一致。
在進入國家階段的同時辦理變更申請人手續的,可以只提交變更后申請人簽署的委托書。
國際申請在進入國家階段時沒有提交委托書,或者提交的委托書存在缺陷的,應當適用本指南第一部分第一章第6.1.2節中的有關規定。
5.2 要求優先權
5.2.1 要求優先權聲明
根據專利法實施細則第一百二十七條第一款的規定,申請人在國際階段要求了一項或者多項優先權,而且在進入國家階段時該優先權要求繼續有效的,視為已經依照專利法第三十條的規定提出了書面聲明。
申請人應當在進入聲明中準確地寫明其在先申請的申請日、申請號及原受理機構名稱。除下段所述情況外,寫明的內容應當與國際公布文本扉頁中的記載一致。審查員發現不一致時,可以以國際公布文本扉頁中記載的內容為依據,依職權改正進入聲明中的不符之處,并且及時通知申請人。
國際局曾經向專利局傳送的“撤回優先權要求通知書”(PCT/IB/317表)或“優先權要求被認為未提出通知書”(PCT/IB/318表)中所涉及的優先權要求應認為已經失去效力,
不應寫入進入聲明中。不符合規定的,審查員應當針對該項優先權要求發出視為未要求優先權通知書。
在國際階段受理局對于優先權要求的有效性,即作為優先權基礎的在先申請是否在巴黎公約成員國或世界貿易組織成員中提出、申請人是否為巴黎公約成員國的國民或居民、在先申請的申請日是否在國際申請日前十二個月之內等已經作出審查,并且對不符合上述條件的優先權要求宣布視為未提出的,專利局不再提出疑問。
申請人在國際階段沒有提供在先申請的申請號的,應當在進入聲明中寫明。不符合規定的,審查員應當發出辦理手續補正通知書,期滿未答復或者補正后仍不符合規定的,審查員應當針對該項優先權要求發出視為未要求優先權通知書。
申請人認為在國際階段提出的優先權書面聲明中某一事項有書寫錯誤,可以在辦理進入國家階段手續的同時或者自進入日起兩個月內提出改正請求。改正請求應以書面形式提出,寫明改正后的優先權事項。對于申請人未向國際局提交過在先申請文件副本的,在提出改正請求的同時還應當附上在先申請文件副本作為改正的依據。不符合規定的,視為未提出該改正請求。
進入國家階段不允許提出新的優先權要求。
5.2.2 在先申請文件副本的提供
申請人在國際階段已依照專利合作條約的規定,提交過在先申請文件副本的,專利局不得要求申請人本人提供在先申請文件副本,該在先申請文件副本由專利局請求國際局提供。專利局的審查員認為有必要核查在先申請文件副本的,應當請求國際局傳送該申請的在先申請文件副本。例如,國際檢索報告中相關文件一欄內標明“PX”“PY”等類文件的;國際檢索單位審查員沒有檢索到,但是專利局負責實質審查的審查員在補充檢索中檢索到“PX”“PY”等類文件的;在國際階段存在援引加入項目或部分的。
國際局通知專利局,申請人在國際階段沒有按照規定提交在先申請文件副本的,除另有規定外,審查員應當發出辦理手續補正通知書,通知申請人在指定期限內補交;期滿仍未提交的,審查員應當針對相應的優先權要求發出視為未要求優先權通知書。
5.2.3 在先申請文件副本的審查
國際局提供了在先申請文件副本或者申請人補交了在先申請文件副本的,審查員應當對在先申請文件副本進行審查。
5.2.3.1與優先權聲明不一致
審查員應當以在先申請文件副本為依據,檢查優先權聲明中的各項內容,如果與在先申請文件副本中記載的一項或者兩項內容不一致,審查員應當發出辦理手續補正通知書,期滿未答復或者補正后仍不符合規定的,審查員應當發出視為未要求優先權通知書。
5.2.3.2 提供享有優先權的證明
審查員應當檢查國際申請的申請人在申請日時是否有權要求申請中指明的在先申請的優先權。對于不是向專利局提出的在先申請,符合下列情況之一的,應當認為申請人有權要求優先權:
(1)在后申請的申請人與在先申請的申請人為同一人;
(2)在后申請的申請人是在先申請的申請人之一;
(3)在后申請的申請人由于在先申請的申請人的轉讓、贈與或者其他方式形成的權利轉移而享有優先權。
對于(3)的情況,除申請人在國際階段已經作出符合要求的享有優先權的聲明以外,申請人應當提交相應的證明文件。證明文件應當由轉讓人簽字或者蓋章。證明文件應當是原件,或者是經過公證的復印件。
經審查發現國際申請的申請人不符合上述(1)(2)兩種情況的,應當檢查國際公布文本中是否記載有申請人作出的有權要求該在先申請優先權的聲明,如果有該聲明,并且審查員認為聲明是真實可信的,不得再要求申請人提交證明文件。在沒有聲明或聲明不符合要求的情況下,審查員應當發出辦理手續補正通知書,期滿未答復或者補正后仍不符合規定的,審查員應當發出視為未要求優先權通知書。
對于在先申請是在中國提出的國家申請,審查員應當適用本章第5.2.6節的規定審查在后申請的申請人是否有權要求申請中指明的在先申請的優先權。
5.2.4 優先權要求費
要求優先權的,申請人應當自進入日起兩個月內繳納優先權要求費;期滿未繳納或者未繳足的,視為未要求優先權,審查員應當發出視為未要求優先權通知書。
5.2.5 優先權要求的恢復
5.2.5.1 根據專利法實施細則第一百二十八條的恢復
國際申請要求了優先權,且國際申請日在優先權期限屆滿之后兩個月內,在國際階段已經由受理局批準恢復優先權的,專利局一般不再提出疑問,國際申請進入國家階段時,申請人不需要再次辦理恢復手續。在國際階段申請人未請求恢復優先權,或者提出了恢復請求但受理局未批準,申請人有正當理由的,可以自進入日起兩個月內請求恢復優先權,提交恢復優先權請求書,說明理由,并且繳納恢復權利請求費、優先權要求費,未向國際局提交過在先申請文件副本的,同時還應當附具在先申請文件副本。未按照上述規定辦理恢復手續的,審查員應當發出視為未要求優先權通知書。
國際申請在國際階段發生過專利合作條約實施細則26條之二.2的情形,由國際局或者受理局宣布過優先權要求視為未提出的,申請人可以自進入日起兩個月內提交恢復優先權請求書,并且繳納恢復權利請求費、優先權要求費,對于申請人未向國際局提交過在先申請文件副本的,同時還應當附具在先申請文件副本作為恢復的依據。其條件是被視為未提出的優先權要求的有關信息連同國際申請一起公布過。
辦理的恢復手續符合上述規定的,準予恢復優先權,審查員發出恢復權利請求審批通知書;不符合規定的,不予恢復優先權。
專利法實施細則第六條第一款、第二款的規定不適用申請人延誤專利法實施細則第一百二十八條規定的期限。
5.2.5.2 根據專利法實施細則第六條的恢復
除本章第5.2.5.1節另有規定外,國際申請在進入國家階段后,由于下述情形之一導致視為未要求優先權的,可以根據專利法實施細則第六條的規定請求恢復要求優先權的權利:
(1)申請人在國際階段沒有提供在先申請的申請號,進入聲明中仍未寫明在先申請的申請號。
(2)要求優先權聲明填寫符合規定,申請人未在規定期限內提交在先申請文件副本或者優先權轉讓證明。
(3)要求優先權聲明中在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱中的一項或者兩項內容與在先申請文件副本中記載的不一致。
(4)要求優先權聲明填寫符合規定,但未在規定期限內繳納或者繳足優先權要求費。
有關恢復權利請求的處理,適用本指南第五部分第七章第6節的有關規定。
除以上情形外,其他原因造成被視為未要求優先權的,不予恢復。
5.2.6 在先申請是在中國提出
國際申請要求優先權的在先申請是在中國提出的國家申請,對于優先權的初步審查,除本章第5.2.3.2節外,與其他國際申請的審查完全相同。
在先申請是在中國提出的,要求優先權的在后申請的申請人與在先申請的申請人應當完全一致,或者由在先申請的全體申請人將優先權轉讓給在后申請的申請人。未滿足上述條件的,視為未要求優先權。
在先申請是在中國提出的,要求優先權的國際申請進入國家階段,應當看作是要求本國優先權。對于在提出國際申請時,其要求優先權的在先申請的主題有專利法實施細則第三十五條第二款第(一)、第(二)和第(三)項所列情形之一的,審查員應當發出視為未要求優先權通知書。由于國際申請的特殊程序,審查員不按專利法實施細則第三十五條第三款規定對被要求優先權的在先申請作出處理;同樣,對于在國際申請提出之后在先申請被授予專利權的情況,審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復授權的問題;上述問題均留待后續程序中處理。
5.3 援引加入
根據專利合作條約實施細則的規定,申請人在遞交國際申請時遺漏或者錯誤提交了某些項目或部分,可以通過援引在先申請中相應部分的方式加入遺漏或者正確的項目或部分,而保留原國際申請日。其中的“項目”是指全部說明書或者全部權利要求,“部分”是指部分說明書、部分權利要求或者全部或部分附圖。
對于在國際階段存在援引加入項目或部分的國際申請,申請人在辦理進入國家階段手續時應當提交與援引加入相關的在先申請文件副本的中文譯文,并在進入聲明中正確指明援引加入的項目或部分在原始申請文件譯文(或以中文提出的原始申請文件)和在先申請文件副本譯文(或以中文提出的在先申請文件副本)中的位置。不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正,期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
申請人在國際階段要求了援引加入項目或部分涉及的優先權,但在國家階段該優先權不符合本章第5.2.3.2節或者第5.2.6節的規定,或者受理局關于援引加入的項目或部分的審批明顯存在錯誤的,例如,申請人在國際階段未按照規定提交在先申請文件副本,審查員應當發出補正通知書,通知申請人請求修改相對于中國的申請日以保留援引加入項目或部分,或者請求不修改相對于中國的申請日但刪除援引加入項目或部分。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。
如果申請人請求修改相對于中國的申請日,審查員應當以國際局傳送的“確認援引項目或部分決定的通知書”(PCT/RO/114表)中的記載為依據,重新確定該國際申請在中國的申請日,并發出重新確定申請日通知書。因重新確定申請日而導致申請日超出優先權日起十二個月的,按照本章第5.2.5.1節的規定請求恢復優先權的除外,審查員還應當針對該項優先權要求發出視為未要求優先權通知書。
5.4 不喪失新穎性的公開
根據專利法實施細則第一百二十四條的規定,國際申請涉及的發明創造有專利法第二十四條第(二)項或者第(三)項所述情形之一,并且在提出國際申請時作出過聲明的,應當在進入聲明中予以說明,并自進入日起兩個月內提交專利法實施細則第三十三條第三款規定的有關證明文件;未予說明或者期滿未提交證明文件的,其申請不適用專利法第二十四條的規定。
申請人在進入聲明中指明在國際申請提出時要求過不喪失新穎性寬限期的,國際公布文本扉頁中應當有相應的記載,記載的內容包括所提及的不喪失新穎性的公開發生的日期、地點、公開類型以及展覽會或會議的名稱。進入聲明中提及的展覽會應當屬于專利法實施細則第三十三條第一款規定的情形,所提及的學術會議或技術會議應當屬于專利法實施細則第三十三條第二款規定的情形。不符合規定的,審查員應當發出視為未要求不喪失新穎性寬限期通知書。
在國際公布文本中有記載而在進入聲明中沒有指明的,申請人可以在進入日起兩個月內補正。
由于國際申請的特殊程序,提交證明材料的期限是自進入日起兩個月。對于證明材料的要求參照本指南第一部分第一章第6.3節的規定。
5.5 生物材料樣品保藏事項
5.5.1 進入聲明中的指明
根據專利法實施細則第一百二十五條第一款的規定,申請人按照專利合作條約規定對生物材料樣品的保藏作出過說明的,應當在進入聲明中予以指明。該指明應當包括指出記載保藏事項的文件種類,以及必要時指出有關內容在該文件中的具體記載位置。
保藏事項是以非表格形式記載在說明書中的,應當在進入聲明的規定欄目中,指明記載的內容在說明書譯文中的頁碼和行數。
審查員應當對譯文的相應內容進行檢查。保藏事項記載在“關于微生物保藏的說明”(PCT/RO/134表)中或其他單獨的紙頁中的,該表或該紙頁應當包含在國際公布文本中。審查員經核對發現在進入聲明中指明的譯文的相應位置沒有關于保藏事項的記載,或者在進入聲明中指明的“關于微生物保藏的說明”(PCT/RO/134表)或其他另頁說明并不包含在國際公布文本中的,應當發出生物材料樣品視為未保藏通知書,認為該生物材料樣品的保藏說明沒有作出。
申請人在國際階段已經按照專利合作條約的規定對生物材料樣品的保藏作出說明,但是沒有在進入聲明中予以指明或指明不準確的,可以在自進入日起四個月內主動補正。期滿未補正的,認為該生物材料樣品的保藏說明沒有作出,審查員應當發出生物材料樣品視為未保藏通知書,通知申請人該生物材料樣品視為未保藏。
5.5.2 生物材料樣品保藏說明
根據專利法實施細則第一百二十五條的規定,申請人按照專利合作條約的規定對生物材料樣品的保藏作出過說明的,應當視為符合專利法實施細則第二十七條第(三)項的規定。
根據專利合作條約實施細則的規定,對保藏的生物材料的說明應包括的事項有:保藏單位的名稱和地址、保藏日期、保藏單位給予的保藏編號。只要該說明在國際局完成國際公布準備工作之前到達國際局,就應認為該說明已及時提交。因此,申請人在進入聲明中所指明的生物材料樣品的保藏說明作為說明書的一部分或者以單獨的紙頁包含在國際公布文本中,其內容包括上述規定事項,審查員應當認為是符合要求的說明。在國際階段申請人沒有作出生物材料樣品保藏說明,而在進入聲明中聲稱該申請涉及生物材料樣品保藏的,審查員應當發出生物材料樣品視為未保藏通知書,通知申請人該生物材料樣品視為未保藏。
如果申請人在申請日時提交了生物材料樣品的保藏證明,并且國際局將其作為國際申請的一部分包含在國際公布文本中,申請人請求對生物材料樣品保藏說明中遺漏事項作出補充的,審查員可以以國際公布文本中的保藏證明為依據,同意其補充或改正。
審查員發現生物材料樣品保藏說明與保藏證明中記載的保藏事項的內容不一致,并且可以確定不一致是由于保藏說明中的書寫錯誤造成的,審查員應當發出辦理手續補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正,審查員應當發出生物材料樣品視為未保藏通知書,通知申請人該生物材料樣品視為未保藏。
生物材料樣品保藏的說明是以“關于微生物保藏的說明”(PCT/RO/134表)的形式或者以說明書以外的其他單獨紙頁形式提交的,作為國際申請的一部分,進入國家階段時應當譯成中文。沒有譯成中文的,審查員應當發出辦理手續補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正,視為沒有作出生物材料樣品保藏說明,
審查員應當發出生物材料樣品視為未保藏通知書,通知申請人該生物材料樣品視為未保藏。
5.5.3 生物材料樣品保藏證明
由于國際申請的特殊程序,提交生物材料樣品保藏證明和存活證明的期限是自進入日起四個月。對保藏證明和存活證明內容的審查,適用本指南第一部分第一章第5.2.1節的規定。
5.6 遺傳資源的來源
國際申請涉及的發明創造的完成依賴于遺傳資源的,申請人應當在進入聲明中予以說明,并填寫遺傳資源來源披露登記表。不符合規定的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補正。期滿未補正的,審查員應當發出視為撤回通知書。補正后仍不符合規定的,該專利申請應當被駁回。
5.7 進入國家階段后對申請文件的修改
專利法實施細則第一百三十條規定,申請人可以在辦理進入國家階段手續之后在規定的期限內提出對專利申請文件的修改,此種修改稱為國家階段的修改。
要求獲得實用新型專利權的國際申請,申請人可以自進入日起兩個月內對專利申請文件主動提出修改。
要求獲得發明專利權的國際申請,可以按照專利法實施細則第五十七條第一款的規定對申請文件主動提出修改。
當國際申請進入國家階段時,申請人明確要求以按照專利合作條約第28條或第41條作出的修改為審查基礎的,可以在提交原始申請譯文的同時提交修改文件,該修改視為按照專利法實施細則第一百三十條的規定主動提出的修改。
申請人提交修改文件時應當附有詳細的修改說明。修改說明可以是修改前后內容的對照表,也可以是在原文件復制件上的修改標注。修改是在進入國家階段時提出的,在修改說明上方應當注明“按照專利合作條約第28條(或第41條)作出修改”的字樣。
修改的內容應當以替換頁的形式提交,替換頁與被替換頁的內容應當相互對應,與被替換頁的前、后頁內容相互連接。
5.8 改正譯文錯誤
根據專利合作條約的規定,國際申請在每個指定國內自國際申請日起具有正規的國家申請的效力。因此,由國際局傳送給指定局或選定局的國際申請是具有法律效力的文本。以該文本為依據發現進入國家階段時提交的譯文存在錯誤的,在滿足專利法實施細則第一百三十一條規定的條件下,允許改正譯文中的錯誤。
譯文錯誤是指譯文文本與國際局傳送的原文文本相比個別術語、個別句子或者個別段落遺漏或者不準確的情況。譯文文本與國際局傳送的原文文本明顯不符的情況不允許以改正譯文錯誤的形式進行更正。
申請人可以在專利局作好公布發明專利申請或者公告實用新型專利權的準備工作之前辦理改正譯文錯誤手續。
申請人改正譯文錯誤,除提交改正頁外,還應當提交書面改正譯文錯誤請求,并且繳納規定的譯文改正費。不符合規定的,審查員應當發出視為未提出通知書。
譯文改正頁與原始譯文的相應頁應當能夠相互替換,即替換后的前、后頁內容能夠連接。
如果不符之處是非文字部分,如數學式、化學式等,不作為譯文錯誤處理,僅要求申請人作出補正。
5.9 實質審查請求
進入國家階段的國際申請,如果指定了中國的發明專利,自優先權日起三年內應當提出實質審查請求,并繳納實質審查費。審查員應當按照本指南第一部分第一章第6.4節的規定進行審查。
5.10 著錄項目變更
5.10.1 經國際局記錄的變更
5.10.1.1 國際局通知的效力
在國際階段國際局應申請人或受理局的要求,對請求書中的申請人或其姓名(名稱)、居所、國籍或地址的變更,或者對請求書中的發明人或其姓名的變更進行記錄,并書面通知指定局。專利局收到國際局“記錄變更通知書”(PCT/IB/306表),應當認為申請人已向專利局提出了著錄項目變更申報,即不需要就該項變更再提交著錄項目變更申報書及繳納變更手續費。國際申請進入國家階段時,應當直接使用變更后的著錄項目。
5.10.1.2 補交證明材料
按照專利法實施細則第一百二十一條第一款第(六)項的規定,在國際階段向國際局已辦理申請人變更手續的,必要時申請人應當提供變更后的申請人享有申請權的證明材料。例如,國際局傳送的“記錄變更通知書”(PCT/IB/306表)中記載的變更事項是由中國內地的單位或個人將申請權轉讓給外國人、外國企業或者外國其他組織的,適用本指南第一部分第一章第6.7.2.2節第(3)(ii)項的規定。沒有提交證明文件的,審查員應當發出補正通知書,通知申請人補交,期滿未補交的,審查員應當發出視為撤回通知書。
國際局傳送的記錄變更通知書中指明變更的項目是申請人的姓名或名稱、地址以及發明人姓名的,不需要提供任何證明材料,應當認為變更已經生效。
5.10.2 國家階段的著錄項目變更
進入國家階段時或之后辦理著錄項目變更手續的,適用本指南第一部分第一章第6.7.1節的規定。
除本指南第一部分第一章第6.7.2節所述的幾種著錄項目變更證明文件外,以下兩種情況,申請人或發明人所作的聲明也可以作為申報變更的證明文件:
(1)在國際申請提出時填寫了錯誤的申請人姓名或名稱;(2)在國際申請提出時填寫了錯誤的發明人姓名。
5.11 請求復查
5.11.1 提出復查請求
根據專利合作條約的規定,允許申請人向作為指定局或選定局的專利局提出復查請求的情況是:
(1)受理局拒絕給予國際申請日,或者宣布國際申請已被認為撤回;
(2)國際局由于在規定期限內沒有收到國際申請的登記本而宣布該申請被視為撤回。
復查請求應當自收到上述處理決定的通知之日起兩個月內向專利局提出,請求中應當陳述要求復查的理由,同時附具要求進行復查處理決定的副本。國際局應申請人請求傳送的有關檔案文件的副本隨后到達專利局。
5.11.2 其他手續
申請人在按照本章第5.11.1節所述提出復查請求的同時,應當向專利局辦理專利法實施細則第一百二十條和第一百二十一條規定的進入國家階段手續,并且在進入聲明中標明已經提出復查請求的事實。
5.11.3 復查及復查后的處理
審查員認為復查請求是按照專利合作條約及其實施細則規定提出,并且按照規定辦理了進入國家階段手續的,應當對受理局或國際局作出的決定是否正確進行復查。
審查員認為上述國際單位的決定是正確的,該國際申請在中國的效力終止,應當按照本章第2.2.1節的規定辦理。
審查員認為上述國際單位的決定是不正確的,應當認定該國際申請在中國是有效的,并繼續進入國家階段的處理和審查。對于受理局尚未確定國際申請日的申請,審查員應當通知申請人,該申請被認為是在應當確定為國際申請日的那一日向專利局提出的。
由于國際階段程序的中斷而沒有完成國際公布的申請,審查員進行本章規定的審查時,應當以國際局傳送的檔案文件中登記本的副本代替本指南中提及的國際公布文本。
5.12 國際單位錯誤的改正
5.12.1 改正國際單位錯誤的聲明
由于國際單位在事務處理上的疏忽而造成發出錯誤的通知書、在國際公布文本上出現了錯誤的記載、國際公布文本錯誤或者造成漏發通知書、遺漏記載,由此導致進入國家階段后審查員作出“國際申請在中國的效力終止”“補正”“優先權視為未要求”等處理的,申請人可以自審查員發出相應的通知書之日起六個月之內要求改正國際單位錯誤,該要求可以以“意見陳述書”的形式提出。
5.12.2 附件
申請人提交要求改正國際單位錯誤的意見陳述書的同時,應當提供國際局已經改正或者已經接受改正的相應文件的復制件作為附件。例如:國際公布文本的改正本、“記錄變更通知書”(PCT/IB/306表)的改正頁、“選定通知書”(PCT/IB/331表)的改正頁等。沒有附件的改正要求不予接受。
5.12.3 改正后的處理
經審查或者經與國際局聯系,證明確實是國際單位的錯誤并且已經由國際局作出改正,專利局應當承認改正后的結論。由于國際單位錯誤而作出“國際申請在中國的效力終止”結論的,專利局應當重新接受譯文和費用,并以第一次辦理并滿足專利法實施細則第一百二十一條第一款第(一)項至第(三)項規定的進入國家階段手續之日為進入日。在等待國際單位改正錯誤期間,辦理某種手續的期限已經屆滿,由于錯誤尚未改正而無法按期辦理的(例如提出實質審查請求、提交生物材料樣品保藏及存活證明、提交不喪失新穎性公開證明等),申請人還應當在提交要求改正國際單位錯誤的意見陳述書的同時,完成各種耽誤的手續。審查員對此應當認為是在規定期限內完成的。
由于國際單位錯誤而作出的其他導致申請人權利喪失的結論,經國際局通知改正錯誤后,應當恢復其相應的權利。
6. 國家公布
國家公布僅適用于進入中國的發明專利的國際申請。根據專利法實施細則第一百三十二條第一款的規定,對于要求獲得發明專利權的國際申請,專利局經初步審查認為符合專利法及其實施細則有關規定的,應當在發明專利公報上予以公布。國際申請是以中文以外文字提出的,還應當公布申請文件的中文譯文。
國際申請在進入國家階段之前多數已由國際局自優先權日起滿十八個月完成國際公布,根據專利合作條約規定,如果國際公布使用的語言和在指定國按本國法公布所使用的語言不同,指定國可以規定,就權利的保護而言,公布的效力僅從使用后一種語言的譯文按照本國法的規定予以公布后才產生。專利法實施細則第一百三十二條第二款對此作了明確規定,對于以中文以外文字提出的國際申請,專利法第十三條規定的要求臨時保護的權利是在完成國家公布之后產生。由國際局以中文進行國際公布的,自國際公布日或者專利局公布之日起適用專利法第十三條的規定。
國家公布的另一目的是將該申請進入國家階段的信息告知公眾。
6.1 何時公布
除本章第3.4節所述的情況外,多數國際申請在自優先權日起滿十八個月后進入國家階段,不適用專利法第三十四條的規定。專利局對進入國家階段的國際申請進行初步審查,認為合格之后,應當及時進行國家公布的準備工作。
6.2 公布形式
6.2.1 國際公布是使用外文的申請
國家公布以在發明專利公報中的登載和發明專利申請單行本的出版兩種形式完成。
6.2.2 國際公布是使用中文的申請
國家公布以在發明專利公報中的登載完成。以中文提出的國際申請在完成國際公布前,申請人請求提前處理并要求提前進行國家公布的,國家公布以在發明專利公報中的登載和發明專利申請單行本的出版兩種形式完成。
6.3 公布內容
6.3.1 發明專利公報中國家公布的內容
國際申請的國家公布在發明專利公報中與國家申請的公布分開,作為單獨的一部分。國際申請的國家公布由著錄項目、摘要和摘要附圖(必要時)組成。著錄項目包括:國際專利分類號、
申請號、公布號、申請日、國際申請號、國際公布號、國際公布日、優先權事項、專利代理事項、申請人事項、發明人事項、發明名稱和電子形式公布的核苷酸和/或氨基酸序列表信息等。
發明專利公報中的索引部分是將公布的國際申請與國家申請合并按照規定序列編輯的。
6.3.2 發明專利申請單行本的內容
國際申請的發明專利申請單行本的內容應當包括扉頁、說明書和權利要求書的譯文、摘要的譯文,還可以包括附圖及附圖中文字的譯文。必要時,包括核苷酸和/或氨基酸的序列表部分、記載有生物材料樣品保藏事項的“關于微生物保藏的說明”(PCT/RO/134表)的譯文、按照專利合作條約第19條修改后的權利要求書的譯文以及有關修改的聲明譯文。修改后的權利要求書的譯文應當排在原始提出的權利要求書譯文的后面。扉頁的內容應當與同時出版的發明專利公報中對同一申請公布的內容完全一致。
7. 繳費的特殊規定
7.1 申請費、公布印刷費、申請附加費及寬限費
申請費、公布印刷費及寬限費應當在專利法實施細則第一百二十條規定的期限內繳納。
申請人在收到國際申請進入中國國家階段通知書之后,應當以國家申請號繳納相關費用,在此之前可以以國際申請號繳納相關費用。
申請人在辦理進入國家階段手續時未繳納或未繳足申請附加費的,審查員應當通知申請人在指定期限內繳納,期滿未繳納或未補足的,該申請被視為撤回。
7.2 費用減免
7.2.1 申請費的免繳
由中國專利局作為受理局受理并進行國際檢索的國際申請在進入國家階段時免繳申請費及申請附加費。
7.2.2 實質審查費的減免
由中國專利局作出國際檢索報告及專利性國際初步報告的國際申請,在進入國家階段并提出實質審查請求時,免繳實質審查費。
7.2.3 復審費和年費的減繳
國際申請的申請人繳納復審費和年費確有困難的,可以根據專利收費減繳辦法向專利局提出收費減繳的請求。
7.3 其他特殊費用
在國際申請國家階段流程中除本指南第五部分第二章第1節提到的幾種費用以及本章第7.1節提到的寬限費外,還有以下幾種特殊費用:
(1)譯文改正費應當在提出改正譯文錯誤請求的同時繳納。
(2)單一性恢復費,應當在審查員發出的繳納單一性恢復費通知規定的期限內繳納(有關單一性恢復費的詳細說明參見本部分第二章第5.5節)。
(3)核苷酸和/或氨基酸序列表作為說明書的單獨部分超過400頁的,該序列表按照400頁計算。
第二章 進入國家階段的國際申請的實質審查
1. 引言
進入國家階段的國際申請的實質審查,是指對符合專利法及其實施細則的規定進入國家階段要求獲得發明專利保護的國際申請的實質審查。進入國家階段的國際申請,可以是根據專利合作條約第22條未經國際初步審查的國際申請,也可以是根據專利合作條約第39條經過國際初步審查的國際申請。
2. 實質審查原則
2.1 實質審查的基本原則
根據專利合作條約第27條(1)的規定,任何締約國的本國法不得對國際申請的形式或內容提出與專利合作條約及其實施細則的規定不同的或其他額外的要求。專利合作條約第27條(5)又規定,專利合作條約及其實施細則中,沒有一項規定的意圖可以解釋為限制任何締約國按其意志規定授予專利權的實質條件的自由。尤其是專利合作條約及其實施細則關于現有技術的定義的任何規定是專門為國際程序使用的,因而各締約國在確定國際申請中請求保護的發明是否可以被授予專利權時,可以自由適用本國法關于現有技術的標準。
基于專利合作條約的規定,對于進入國家階段的國際申請,應當根據以下原則進行審查:
(1)申請的形式或內容,適用專利法及其實施細則和本指南的規定,但上述規定與專利合作條約及其實施細則的規定不同的,以專利合作條約及其實施細則的規定為準。
(2)授予專利權的實質條件,適用專利法及其實施細則和本指南的規定。
2.2 與授予專利權的實質條件有關的條款
本章第2.1節(2)中規定的“授予專利權的實質條件”涉及專利法及其實施細則中的以下條款:
專利法第二條第二款:發明的定義;
專利法第五條:違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,以及違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源并依賴該遺傳資源完成的發明創造;
專利法第九條第一款及專利法實施細則第四十七條:避免重復授權;
專利法第九條第二款:先申請原則;
專利法第十九條:保密審查;
專利法第二十二條:新穎性、創造性和實用性;
專利法第二十五條第一款第(一)項至第(五)項:不授予專利權的客體;
專利法第二十六條第三款:發明的充分公開;
專利法第二十六條第四款:權利要求書以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍;
專利法第二十六條第五款及專利法實施細則第二十九條和第一百二十六條:遺傳資源來源的披露;
專利法第二十九條:優先權;
專利法第三十一條及專利法實施細則第三十九條和第四十八條:單一性;
專利法第三十三條及專利法實施細則第四十九條第一款:修改及分案申請不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍;
專利法實施細則第十一條:誠實信用;
專利法實施細則第二十三條第二款:獨立權利要求應當包括發明的全部必要技術特征。
3. 實質審查依據文本的確認
3.1 申請人的請求
在進入國家階段時,國際申請的申請人需要在進入聲明中確認其希望專利局依據的審查文本。
國際申請國家階段的實質審查,應當按申請人的請求,依據其在進入聲明中確認的文本以及隨后提交的符合有關規定的文本進行。
3.2 審查依據的文本
作為實質審查基礎的文本可能包括:
(1)對于以中文作出國際公布的國際申請,原始提交的國際申請;對于使用外文公布的國際申請,原始提交的國際申請的中文譯文。
(2)對于以中文作出國際公布的國際申請,根據專利合作條約第19條提交的修改的權利要求書;對于使用外文公布的國際申請,根據專利合作條約第19條提交的修改的權利要求書的中文譯文。
(3)對于以中文作出國際公布的國際申請,根據專利合作條約第34條提交的修改的權利要求書、說明書和附圖;對于使用外文公布的國際申請,根據專利合作條約第34條提交的修改的權利要求書、說明書和附圖的中文譯文。
(4)根據專利法實施細則第五十條和/或第一百二十一條提交的補正文本。
(5)根據專利法實施細則第一百三十條第二款或第五十七條第一款提交的修改文本。
根據專利合作條約第28條或第41條提交的修改的權利要求書、說明書和附圖視為根據專利法實施細則第一百三十條第二款或第五十七條第一款提交的修改文本。
作為審查基礎的文本以審查基礎聲明中指明的為準。審查基礎聲明包括:進入聲明規定欄目中的指明,以及進入國家階段之后在規定期限內以補充聲明的形式對審查基礎的補充指明。后者是對前者的補充和修正。
按照規定提交的援引加入的項目或部分應當是原始申請文件的一部分。申請人在進入聲明中指明申請文件中含有援引加入的項目或部分的,審查員應當在初步審查部門審查的基礎上(參見本部分第一章第5.3節),核實援引加入項目或部分是否完全包含在在先申請文件副本和其中文譯文之中。未包含的,應當以國際局傳送的“確認援引項目或部分決定的通知書”(PCT/RO/114表)中的記載為依據,重新確定國際申請相對于中國的申請日。
對于國際階段的修改文件,進入國家階段未指明作為審查基礎的,或者雖指明但未按規定提交中文譯文的,不作為實質審查的基礎。
此外,申請人在國際申請進入國家階段后提出實質審查請求時,或者在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起三個月內,可以根據專利法實施細則第五十七條第一款的規定對申請文件進行修改。
有關審查依據文本的確認,適用本指南第二部分第八章第4.1節的規定。上述修改文本以及按照專利法實施細則第五十七條的規定提交的修改文本的審查,適用本指南第二部分第八章第5.2節的規定。
3.3 原始提交的國際申請文件的法律效力
對于以外文公布的國際申請,針對其中文譯文進行實質審查,一般不需核對原文;但是原始提交的國際申請文件具有法律效力,作為申請文件修改的依據。
對于國際申請,專利法第三十三條所說的原說明書和權利要求書是指原始提交的國際申請的權利要求書、說明書及其附圖,包含援引加入的項目或者部分。
4. 實質審查中的檢索
4.1 一般原則
對于進入國家階段實質審查的國際申請,一般應當作全面檢索。有關檢索的要求適用本指南第二部分第七章的規定。
4.2 節約原則
從節約原則上考慮,審查員應當參考國際檢索報告和專利性國際初步報告所提供的信息。但是需要注意,申請人要求作為審查依據的文本與作出國際檢索報告和專利性國際初步報告所依據的文本是否一致,以及要求保護的主題在國際階段是否已被全面檢索。
申請人要求作為審查依據的文本,其要求保護的主題已經在作出國際檢索報告和專利性國際初步報告所依據的文本基礎上進行了修改的,或者要求保護的主題在國際階段未被全面檢索的,審查中不能簡單地使用國際檢索報告和專利性國際初步報告的結果,而需要對檢索結果重新分析,并根據需要作出補充檢索。
國際檢索報告中所列出的對比文件和專利性國際初步報告中引入的對比文件足以破壞專利申請的新穎性和創造性的,則無需對該專利申請做進一步的檢索。
需要注意的是,國際檢索報告中所列出的某些文件類型與中國國家階段實質審查的檢索報告中所列出的相應文件類型含義不同,例如P類文件和E類文件。在國際檢索報告中,“P”表示公布日先于國際申請的申請日但遲于其所要求的優先權日的文件,“E”表示申請日或優先權日早于國際申請的申請日(非優先權日),公布日在該國際申請日的當天或之后且其內容涉及國際申請的新穎性的專利文件。在國際檢索報告中出現的E類文件可能成為國家階段檢索報告中的PE類或E類文件。
5. 實質審查所涉及的內容和審查要求
本節重點說明進入國家階段的國際申請的實質審查與國家申請實質審查的區別之處,對于相同之處則僅僅簡單列舉和指引參照相應的章節。
5.1 專利性國際初步報告的使用
國際申請的國際初步審查是根據專利合作條約第33條(1)的規定對請求保護的發明看起來是否有新穎性、是否有創造性(非顯而易見性)和是否有工業實用性提出初步的無約束力的意見。專利合作條約第33條(2)~(4)對于新穎性、創造性和工業實用性的判斷標準提出了具體要求,同時專利合作條約第33條(5)說明,該條(2)~(4)所述標準只供國際初步審查使用。任何締約國為了決定請求保護的發明在該國是否可以獲得專利,可以采用附加的或不同的標準。
對附有專利性國際初步報告的國際申請,從節約原則上考慮,審查員應當參考專利性國際初步報告中所提供的意見。但是需要注意,申請人要求作為審查依據的文本與作出專利性國際初步報告所依據的文本是否一致。如果在申請人要求作為審查依據的文本中所要求保護的主題已經在作出專利性國際初步報告所依據的文本基礎上進行了修改,則通常可以不參考專利性國際初步報告中對發明是否滿足新穎性、創造性、工業實用性和其他授權條件所作出的判斷。
需要強調的是,不能簡單地將專利性國際初步報告中所給出的參考性意見作為國家階段實質審查的結論性意見。審查員還應當注意在專利性國際初步報告中是否引用了未列入國際檢索報告中的其他現有技術。
對于進入國家階段的國際申請的實質審查,審查員應當對該專利申請是否符合專利法及其實施細則的實質要求作出獨立的判斷。
5.2 審查申請是否屬于不授予專利權的發明創造
對進入國家階段的國際申請進行實質審查時,首先應當對該申請的主題是否屬于專利法第五條和第二十五條規定的情形、是否符合專利法第二條第二款的規定進行審查。進入國家階段的國際申請屬于專利法第五條或專利法第二十五條規定不授予專利權的發明創造(例如賭博工具、原子核變換方法)的,即使其申請主題不屬于專利合作條約實施細則第39條規定所排除的內容,也不能被授予專利權。
有關這方面的審查要求,適用本指南第二部分第一章的規定。
5.3 優先權的審查
國際檢索報告中列出了PX、PY類對比文件的,審查員應當對國際申請的優先權進行核實。
國際申請的優先權不能成立的,審查員應當通知申請人。在這種情況下,這些標有PX、PY的對比文件在對國際申請進行新穎性、創造性審查時可作為評價其新穎性、創造性的現有技術。
國際申請的優先權成立的,則應當對其中標有PX的對比文件進行核查。若標有PX的對比文件是中國的專利申請(或專利),或者是指定中國的國際申請,且其申請日早于該國際申請的優先權日,則在對該國際申請進行新穎性審查時,應當判斷該對比文件是否構成抵觸申請。
國際檢索報告中列出了E類對比文件,且對比文件是中國的專利申請(或專利),或者是進入中國國家階段的國際申請,并且其申請日介于該國際申請的優先權日和申請日之間的,則也應當核實國際申請的優先權。國際申請的優先權不能成立的,在對國際申請進行新穎性審查時,應當判斷該對比文件是否構成抵觸申請。
在進入國家階段的國際申請的實質審查中檢索到了在國際申請的優先權日與申請日之間公開,并影響其新穎性、創造性的對比文件,或者檢索到了在國際申請的優先權日與申請日之間由任何單位或者個人向專利局提出申請并已公開的、影響其新穎性的在先申請或在先專利,審查員應當對國際申請的優先權進行核實。
需要注意的是,國際申請要求了優先權,且國際申請日在優先權期限屆滿之后2個月內,申請人有正當理由的,可以依據專利法實施細則第一百二十八條的規定自進入日起2個月內請求恢復優先權(參見本部分第一章第5.2.5.1節)。
5.4 新穎性和創造性的審查
對于專利性國際初步報告中列出、但沒有被國際初步審查意見考慮的某些已公布的文件和非書面公開,在進入國家階段的國際申請的實質審查中,對發明的新穎性和創造性進行判斷時應予考慮。
專利性國際初步報告中列出的非書面公開是指:在國際申請的申請日或者有效的優先權日之前,通過口頭公開、使用、展覽或者其他非書面方式向公眾公開,而且這種非書面公開的日期記載在與國際申請的申請日或者有效的優先權日同日或者在其之后公眾可以得到的書面公開之中。這種非書面公開在國際初步審查階段不構成現有技術。
專利性國際初步報告中列出的某些已公布的文件是指:在國際申請的申請日或者有效的優先權日之前提出申請、并且是在該日期之后或與該日期同日公布的專利申請文件或專利文件,或者要求享有一項在該日期之前提出的在先申請優先權的專利申請公布文件。這類已公布的申請或者專利在國際初步審查階段不構成現有技術。
對進入國家階段的國際申請的新穎性和創造性的審查,分別適用本指南第二部分第三章和第四章的規定。
5.5 單一性的審查
審查員應當注意,在申請人提出的作為審查基礎的申請文件中,要求保護的發明是否存在缺乏單一性的多項發明。
對于缺乏單一性的多項發明,需要核實以下內容:
(1)缺乏單一性的多項發明中是否包含了在國際階段由于申請人沒有應審查員要求繳納因缺乏單一性所需的附加檢索費或附加審查費,而導致未做國際檢索或國際初步審查的發明。
(2)缺乏單一性的多項發明是否包含了申請人在國際階段
未繳納附加檢索費或附加審查費而表示放棄的發明(例如申請人在國際階段選擇對某些權利要求加以限制而舍棄的發明)。
(3)對于存在上述(1)或(2)中的情形,國際單位作出的發明缺乏單一性的結論是否正確。
經審查認定國際單位所作出的結論是正確的,審查員應當發出繳納單一性恢復費通知書,通知申請人在兩個月內繳納單一性恢復費。如果申請人在規定期限內未繳納或未繳足單一性恢復費,并且也沒有刪除缺乏單一性的發明的,審查員應當發出審查意見通知書,通知申請人國際申請中上述未經國際檢索的部分將被視為撤回,并要求申請人提交刪除這部分內容的修改文本。審查員將以刪除了該部分內容的文本繼續審查。
對于申請人因未繳納單一性恢復費而刪除的發明,根據專利法實施細則第一百三十三條第二款、第四十八條第一款的規定,申請人不得提出分案申請。除此情形外,國際申請包含兩項以上發明的,申請人可以依照專利法實施細則第一百三十三條第一款的規定提出分案申請。
經審查認定申請人提出的作為審查基礎的申請文件中要求保護的主題不存在缺乏單一性問題,但是與國際單位所作出的結論不一致的,則應當對所有要求保護的主題進行審查。
在國際階段的檢索和審查中,國際單位未提出單一性問題,而實際上申請存在單一性缺陷的,參照本指南第二部分第六章的規定進行處理。
5.6 避免重復授權的審查
如果進入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優先權,或者要求的是已經進入中國國家階段的在先國際申請的優先權,則可能造成重復授權。為避免重復授權,對此兩件專利申請的審查,適用本指南第二部分第三章第6節的規定。
需要注意的是,在上述兩種情形中,如果出現了視為未要求優先權或優先權不成立的情況,則在先申請可能成為破壞該國際申請新穎性的現有技術或抵觸申請。
5.7 改正譯文錯誤
申請人自己發現提交的權利要求書、說明書及其附圖中文字的中文譯文存在錯誤,可以在下述期限內提出改正請求:
(1)在專利局作好公布發明專利申請的準備工作之前;
(2)在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起三個月內。
申請人改正譯文錯誤,應當提出書面請求,同時提交譯文的改正頁和繳納規定的譯文改正費。未按規定繳納費用的,視為未提出改正請求。對于提出書面請求并繳納規定的譯文改正費的,審查員應當判斷是否屬于譯文錯誤(參見本部分第一章第5.8節)。如果不屬于譯文錯誤,則應當拒絕改正譯文錯誤的請求;如果屬于譯文錯誤,則需要核實改正的譯文是否正確。在確認改正的譯文正確的情況下,應當以此改正的文本為基礎做進一步審查;如果改正的譯文仍與原文不符,則應當通知申請人提交與原文相符的改正譯文。
對于進入國家階段后又提出分案申請的情況,如果在實質審查階段申請人自己發現其原申請譯文錯誤而導致分案申請也存在譯文錯誤,則申請人可以辦理改正譯文錯誤手續,根據其原申請在提出國際申請時所提交的國際申請文本改正譯文錯誤。審查員按照上述要求對改正的譯文文本進行審查。
對于以外文公布的國際申請,針對其譯文進行實質審查,一般不需核對原文。但是如果審查員在實質審查過程中發現由于譯文錯誤而造成的某些缺陷在原始提交的國際申請文本或者國際階段作出修改的原文中不存在,而在譯文中存在,則應當在審查意見通知書中指出存在的缺陷,例如,說明書不符合專利法第二十六條第三款的規定,或者權利要求書不符合專利法第二十六條第四款的規定,并要求申請人澄清或者辦理請求改正譯文錯誤手續。若申請人在答復時提交的修改文本超出了原中文譯文記載的范圍,但未辦理請求改正譯文錯誤手續,則審查員應當發出改正譯文錯誤通知書。若申請人未在規定的期限內辦理改正譯文錯誤手續,則申請被視為撤回。