伴隨著“中國制造”，“中國創造”走向世界，漢之光華將以卓越的
服務能力協助我們的客戶完成全球知識產權布局。
在美國商標申請前，為了評估申請結果和規避風險，申請人一般會進行商標檢索。由于美國商標近似判斷標準與中國有所不同，如何判斷檢索中發現的近似商標，至關重要。
根據美國商標法，申請商標與在先注冊或在先使用的商標或商號近似，使用的商品相同或相關聯，可能造成混淆、誤認或欺騙，即被視為是近似商標，將被拒絕注冊。其中混淆可能性（likelihood of confusion）是實踐中最主要的近似理由。
在判定是否存在混淆可能性時，考慮的因素一般有十三條，這就是著名的杜邦因素[1]（DuPont Factors），包括：商標的相似性、所涉商品和服務的相似性和性質、已建立的貿易渠道的相似性、銷售條件和消費者、在先商標的知名度、在類似商品/服務上使用的類似商標的數量和性質等。
混淆可能性的判斷原則要求，混淆的可能性取決于個案的具體情況，可能不會在每個案件中考慮所有的杜邦因素，各個因素在不同案件中也可能有不同的權重，但通常有兩個關鍵的考慮因素：①被比較的商標之間的相似性和②被比較的商品和/或服務的關聯性[2]。
下面通過一個案例具體說明美國商標的近似判斷。申請商標SW2被美國審查員判定為與三件在先商標構成近似商標，申請人未答復審查員的審查意見，商標申請被駁回[3]。
1、被比較的商標之間的相似性
美國審查員對商標標識進行了整體比較，以確定在外觀、發音、含義和商業印象（commercial impression）方面的相似性，其中任何一個方面的相似都可能足以認定商標的混淆性近似。在本案中，申請商標完整包含引證商標中的“SW”，雖然申請商標還包括其他要素，但這不能消除被比較商標之間的相似性，也不能克服混淆的可能性[4]。
盡管引證商標一給人的第一印象可能更像是圖形，但其在美國專利商標局登記的形式是帶有設計的文字，而文字部分正是“SW”。所以在近似判斷中，美國專利商標局認定其文字部分“SW”被完整包含在申請商標中。
根據判例，在判斷由文字和圖案組成的組合商標時，由于文字部分會給消費者留下更深刻的印象，消費者往往記憶文字部分，用文字部分來指代商品和服務，所以文字部分通常被賦予更大的權重[5]。審查員認為，即使在申請商標與引證商標一和引證商標二中，除文字外還包含設計部分，但這不能掩蓋商標文字部分的相似性。因此，申請人的商標和引證商標有著相同的商業印象，構成混淆性近似。
2、被比較的商品和/或服務的關聯性
根據混淆可能性判斷原則，被比較的商品和服務不需要完全相同，甚至不需要具有競爭性，只需要“以某種方式相關”，和/或滿足“與其銷售緊密相連的環境和條件會讓人誤以為商品（服務）自同一來源[6]”，就能夠被認定為具有混淆可能性。
本案審查員提供證據證明了市場上存在同一主體同時生產威士忌和提供餐廳、酒吧和雞尾酒會服務，也存在同一主體同時生產威士忌和啤酒，并且這些主體使用相同的商標銷售這些商品和服務。由此，審查員認定就混淆的可能性而言，申請商標和引證商標指定的商品和服務是相關的。
綜上，由于商標標識混淆性相似，而且商品和服務相關聯，美國審查員認定申請商標與引證商標之間存在混淆的可能性，拒絕其注冊申請。
值得注意的是，美國沒有中國商標分類中的“小類”，商品/服務的近似判斷主要考慮商品和/或服務在市場場景中的關聯度，判斷方式更加靈活且突破尼斯分類限制的情形更多。根據美國專利商標局給出的官方指引，判斷近似的關鍵不在于消費者是否會混淆實際的商品和/或服務，而在于是否存在混淆商品和/或服務來源的可能性。相同的交易渠道、相同的消費群體、商品/服務之間具有天然互補性（汽車和其零部件），均是判斷商品/服務是否類似的重要考慮因素。
在美國官方給出的類似商品/服務示例中，T恤衫、褲子（中國小類2501）和帽子（中國小類2508）可被認定為類似，T恤衫、褲子（尼斯分類25類）和線上服裝零售店鋪服務（尼斯分類35類）可被認定為類似。
光華所建議：
美國商標申請人在申請前進行商標檢索，以規避后續風險。在判斷美國商標近似度時，應注意美國判斷標準與中國判斷標準的差異，綜合考慮商標、商品、銷售渠道和對象等多方面因素。
注釋：
[1]參見：In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973)
[2]參見：e In re i.am.symbolic, llc, 866 F.3d at 1322, 123 USPQ2d at 1747
[3]https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn97166430&docId=NFIN20220929101003#docIndex=2&page=1
[4]參見：Wella Corp. v. Cal. Concept Corp., 558 F.2d 1019, 1022, 194 USPQ 419, 422 (C.C.P.A. 1977)
[5]參見：In re Aquitaine Wine USA, LLC, 126 USPQ2d 1181, 1184 (TTAB 2018)
[6]參見：Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 1369, 101 USPQ2d 1713, 1722 (Fed. Cir. 2012)
