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絕大多數的沒有創造性審查意見都是采用的三步法的方式來進行的判斷,因此,在答復此類審查意見的時候一定是要緊貼三步法的論述過程進行陳述。只要三步法中的其中任意一步不成立,那么整個三步法的論述就不成立,即沒有創造性的審查意見就不成立,本文嘗試通過梳理三步法中的答復要點來為讀者提供一套創造性答辯的一般思路。
一、意見陳述整體構架?
1. 起始語段,寫明意見陳述針對的申請號、名稱和第幾次通知書。
例
尊敬的審查員:
您好,本次意見陳述是針對您于發出的關于名稱為“XXXXXXXXXXXX”申請號為XXXXXXXXXXXXX的發明專利申請的第X次審查意見通知書做出的意見陳述,具體內容如下……
2. 權利要求是否修改
不修改例子
申請人仔細閱讀了審查員的審查意見,對其中的內容并不認同,認為原有的權利要求X符合專利法第22條3款規定的創造性,理由如下:
修改例子
申請人仔細閱讀了審查員的審查意見,根據審查意見中給出的內容,對權利要求X進行了修改,將……加入或者替換到了原來的權利要求X中,修改后的權利要求X內容如下:
一種……,【原有的內容】+【新增或修改的內容】
修改的依據是……,沒有超出原始申請文件和附圖記載的范圍,本次修改符合專利法第33條的規定。
申請人認為修改后的權利要求X符合專利法第22條3款規定的創造性,理由如下:
3. 基于創造性三步法判斷過程的意見陳述,根據實際案件情況,應當具有以三個過程:
三步法第一步——最接近現有技術的判斷
三步法第二步——區別技術特征及其解決的技術問題
三步法第三步——對比文件和公知常識的判斷以及結合啟事
4. 其他針對性陳述
包括關于其它獨立權利要求創造性的意見陳述,關于其它從屬權利要求創造性的意見陳述,對于第N次審查意見最后的意見陳述答復做出有針對性的回復。
尤其是對于第N次審查意見最后的意見陳述答復做出有針對性的回復,目的是在意見陳述中逐漸聚焦爭論點,而不是審查意見和意見陳述各說各話。
5. 結尾語段
例
綜上所述,本申請與對比文件X所采用的具體技術方案以及實際產生的技術效果均不相同,基于對所屬技術領域的技術人員的知識和能力評價的角度可知,所屬技術領域的技術人員亦很難在了解了對比文件1之后無需經過任何創造性地勞動就能輕易達成本申請權利要求1-XX中所揭示的技術方案,由此可知,本申請權利要求1-XX都具備突出的實質性特點和顯著進步,從而具有創造性。
至此,申請人對本次審查意見通知書進行了答復。如果審查員認為上述理由能成立,則希望能盡快授予本申請專利權。如果審查員不接受上述觀點,還懇請能給予申請人一次陳述意見的機會,以便申請人能進一步與審查員溝通,從而有利于加快審查進程。
對審查員為本次申請付出的辛勤勞動表示感謝,敬請繼續審查。
?????? XX專利事務所
姓名:XXX
電話:XXXXXXXX
郵箱:XXXXXXX
二、三步法第一步最接近現有技術的陳述思路
“(1)確定最接近的現有技術
最接近的現有技術,是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案,它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現有技術,例如可以是,與要求保護的發明技術領域相同,所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術,或者雖然與要求保護的發明技術領域不同,但能夠實現發明的功能,并且公開發明的技術特征最多的現有技術。應當注意的是,在確定最接近的現有技術時,應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。? ??——《審查指南》”
因此對于創造性審查意見的陳述應當首先判斷審查意見中采用的對比文件1是否能作為最接近的現有技術,因此要從對比【技術領域】,【技術問題、技術效果或者用途】、【公開的技術特征(事實認定等方面)】三部分進行有針對性的分析,看對比文件1的事實認定是否存在問題,包括領域認定是否正確,技術特征是否真正相同,解決的技術問題是否一致。一般來說上面三部分出現兩個部分不符的情況就可以陳述認為對比文件不能作為最接近的現有技術。
三、三步法第二步區別技術特征及其解決的技術問題?
“(2)確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題
在審查中應當客觀分析并確定發明實際解決的技術問題。為此,首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征,然后根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說,發明實際解決的技術問題,是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。
審查過程中,由于審查員所認定的最接近的現有技術可能不同于申請人在說明書中所描述的現有技術,因此,基于最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決的技術問題,可能不同于說明書中所描述的技術問題;在這種情況下,應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定發明實際解決的技術問題。重新確定的技術問題可能要依據每項發明的具體情況而定。作為一個原則,發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎,只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征,應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術效果。? ? ? ? ?——《審查指南》”
因此這一步要寫明如下內容:
權利要求1和對比文件1相比區別技術特征是:
(1)……
(2)……
(3)……
(4)……
上述區別技術特征解決的技術問題是:
(1)……
(2)……
(3)……
(4)……
注 意:
1.每個區別技術特征以及解決的技術問題的標號是均是對應關系。
2.?對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的區別技術特征,應當作為一個整體列為同一個區別技術特征,解決一個總的技術問題,避免出現割裂技術特征的情況。
3.?對于功能上彼此相互獨立、沒有相互作用關系的區別技術特征,應當分開作為不同的區別技術特征,解決不同的技術問題。
4. 技術問題的確定應當以申請文件記載的內容為依據,盡量避免出現推測性的內容,技術問題應當具體到申請文件的領域和方案中,但同時避免引入技術手段和技術效果的表述。
5. 如果與審查意見中認定的區別技術特征和技術問題不一致,應當就此不一致的情況進行詳細的解釋和論述。
例
1.一種內置滾道回轉驅動裝置,其特征在于,包括基座(1)、端蓋(2)、齒塊(6)、蝸桿(4)、圓錐滾子軸承(3)和頂板(19),其中,蝸桿(4)設置在基座(1)內開設的蝸桿(4)腔體內,所示齒塊(6)安裝在基座(1)內,并位于蝸桿(4)腔體的上方,蝸桿(4)與齒塊(6)相嚙合;蝸桿(4)的兩端與基座(1)之間分別設置有圓錐滾子軸承(3);所述端蓋(2)設置在基座(1)底部的兩端,用于將蝸桿(4)腔體內的部件進行封閉;頂板(19)設置在基座(1)的上方,基座(1)的內圓面上開設有內滾道,頂板(19)的外圓面上開設有外滾道,外滾道、內滾道和齒塊(6)相互同心。
?
權利要求1和對比文件1相比區別技術特征是:
(1)端蓋2,所述端蓋2……封閉。
(2)圓錐滾子軸承3,……蝸桿4的兩端……。
上述區別技術特征解決的技術問題是:
(1)防止粉塵污染驅動裝置內部腔體。
(2)減少蝸桿和基座間的摩擦。
確定一項權利要求要求保護的技術方案相對于最接近的現有技術的區別特征時,如果多個區別特征相對獨立,各自發揮不同的作用,平行地解決不同的技術問題,則應將其分別確定為不同的區別特征,并以此為基礎分別確定實際解決的技術問題。
四、三步法第三步對比文件的結合啟事?
“(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見
在該步驟中,要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發,判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中,要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示,即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題) 的啟示,這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時,有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示,則發明是顯而易見的,不具有突出的實質性特點。? ? ?——《審查指南》”
?
結合上圖可知只有滿足區別技術特征完全公開,解決的技術問題完全相同,達到的技術效果也完全相同的時候才認為有結合啟示。
注 意:
1. 注意判斷審查意見通知書中是否對本申請的技術方案以及對比文件的技術方案進行了割裂。
2. 注意判斷對比文件2公開的技術特征解決的技術問題一定要從對比文件2的方案中出發。
3. 注意查找對比文件1、2……中是否存在沒有改進動機或者是相反的教導的記載,均可作為沒有結合啟示的依據。
五、公知常識的意見陳述
1. 公知常識的定義
“(i)所述區別特征為公知常識,例如,本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段,或教科書或者技術詞典、技術手冊等工具書中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。? ? ? ? ? ——《審查指南》”
2. 公知常識常見的三種情況
(1)審查意見中沒有證據沒有說明理由
“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的,如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議,審查員應當能夠提供相應的證據予以證明或說明理由。
在審查意見通知書中,審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時,通常應當提供證據予以證明。? ? ??——《審查指南》”
從以上指南中的原文可知,如果涉及到發明核心點的技術特征沒有證據沒有說明理由時,可以在意見陳述中引用指南原文要求進行舉證。
答復示例
最新版的指南4.10.2.2節中規定“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的,如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議,審查員應當能夠提供相應的證據予以證明或說明理由。在審查意見通知書中,審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時,通常應當提供證據予以證明。
由于本申請要解決的技術問題就是現有技術中“先移動貼標控制臂再打印輸送標簽,最后通過吸盤吸附粘貼”的貼標方式速度慢效率低的問題,而為解決該問題做出貢獻的關鍵技術手段就是區別技術2中記載的“……實現了在貼標臂的移動過程中同時會進行打印機打印標簽的操作……”的相關特征,因此根據指南規定,如果要認定區別技術特征2為公知常識需要給出相應的證據,而不是直接將其認定為公知常識。
(2)審查意見中沒有證據只有說明理由
可以通過其說明理由的推導過程進行判斷其說明理由是否合理,可以采用下圖的推斷流程進行判斷。
?
(3)審查意見中給出了證據
根據上面指南中的原文公知常識證據的要求比較嚴格,從證據的時間、類型、涉及領域,記載的特征,解決的技術問題均和本申請的特征契合才能作為公知常識證據使用, 因此對于公知常識證據的陳述可以從以下幾個方面出發:
核實公知常識證據的類型是否符合要求,證據時間是否是申請日前。
核實公知常識證據的領域是否是本申請的領域。
核實公知常識證據中的特征是否和本申請中涉及的特征是一回事。
核實公知常識證據中的相關特征解決的技術問題和本申請中的是否一致。
聲 明:以上只是創造性答復的一般思路,并不包括所有的答復思路,在參考本思路是應當靈活運用而不是生搬硬套。