涉外專利商標申請經典案例
common Cases
“Global IP Protection” , How to protect your patent and trademark
in foreign countries?
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案例四:疑難案件的實務操作
華裔美國科學家王博士回國創立了一家主要研發和生產生態改良木材的高科技企業。出于對美國代理機構的信任,其主營產品一直首選美國律師在美國提交專利申請。
2008年,王博士委托美國律師在美國提出了一件核心專利申請,并委托光華所代理該PCT國家申請進入中國的案件。光華所代理的進入中國申請進展非常順利,僅進行了一次答辯即于2010年獲得授權。但由美國律師代理的案件卻遇到了大麻煩,2008年提交的申請,歷經6年,先后進行了4次OA答辯,仍然不能說服嚴苛的審查員,爭論焦點在于兩篇對比文件是否構成結合啟示,這成為美國律師也非常頭疼的問題。更關鍵的是,雖然產品銷路非常好,但由于美國申請遲遲無法獲得授權,對產品在美國市場的擴張造成了極大的障礙。
王博士抱著試試看的心態,將這件美國專利申請案件轉委托至光華所代理,光華所國際部的代理師對本申請技術和對比文件進行了深入研究,為王博士設計構建了詳盡且有針對性的對比實驗,并且在上海的光華辦公室與美國專利商標局的專利審查員進行了電話溝通,詳盡分析了本發明的技術要素、也分析了兩篇對比文件中提及相關技術的區別技術特征,深入化學機理的闡述,再結合設計構建的針對性實驗數據,有理有據和美國審查員進行詳細的溝通。
最終,在細致詳盡的分析和數據佐證下,一直強硬的美國審查員也終于認可了我們的觀點。由此,歷經6年的美國專利申請過程最終獲得了圓滿的結果,這樣一件核心美國專利的授權,也成為了王博士的創新產品開拓美國市場的有力武器。同時,核心專利在中國和美國均獲得授權,為王博士在資本融資領域爭取了有利的籌碼,通過籌集資金,王博士的生產線得以進一步擴大,事業版圖也得以擴充。