涉外專利商標申請經典案例
common Cases
“Global IP Protection” , How to protect your patent and trademark
in foreign countries?
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案例六:美國某公司PCT發明專利權利要求被全部無效
我國專利法第四十五條規定,自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的,可以請求國務院專利行政部門宣告該專利權無效。
美國一家材料制造公司的一件PCT發明專利申請在多個國家均獲得了專利權,其中包括中國專利權。在我國,作為公眾的第三人欲就該PCT發明專利提出無效宣告,遂委托光華所幫助其實施該無效過程,目標是宣告該PCT專利的權利要求全部無效。
該PCT專利涉及一種設備及方法,用于向穿過所述設備的金屬板材的相對各面驅動去鱗介質,特別是液體/顆粒漿體,從而從被處理的金屬板材的表面去鱗。該專利權無效宣告請求案中,創造性判斷是重點,而技術啟示判斷作為創造性評價“三步法”中的關鍵一步,因較易帶入主觀性而成為客觀判斷發明創造性的重點難點,也是該案的焦點問題之一。
對該PCT專利進行無效存在幾個難點:(1)該專利為PCT進中國的發明專利,有4項獨立權利要求,每項獨立權利要求均比較長,包含較多的技術特征;(2)除4項獨立權利要求外,該專利還有25項從屬權利要求,該專利共有29項權利要求,涉及非常多的技術細節,要全部無效該專利其難度可想而知;(3)該PCT申請在中國、澳大利亞、加拿大、英國、美國、韓國、俄羅斯和南非等國均已通過實質審查,被授予發明專利權,說明這些國家均未檢索到能夠影響該PCT專利申請的新創性對比文件,所以該專利的新創性得到了多個國家的普遍認可。在多個國家均充分檢索但未獲得有效對比文件的前提下我們再來實施對該專利的無效檢索(主要是新創性對比文件檢索),也是非常有挑戰性的。
光華所接受委托之后,我們對該PCT發明專利的技術方案進行詳細解讀,以其說明書的內容為支撐準確理解權利要求的保護范圍,然后制定檢索策略,基于檢索策略和新的檢索結果不斷調整檢索式,檢索在中外文庫充分展開,與請求人一道花費了大量的時間和精力,經過不懈努力,最終共檢索到4篇能夠影響該PCT專利新創性的證據文件。在專利復審委員會審查階段,專利復審委員會完全認可了這4篇證據的有效性,并認為這4篇證據相互結合能夠評價該PCT專利全部權利要求的新穎性和創造性。最終,專利復審委員會作出無效審查決定,宣告該PCT專利的全部權利要求無效。
隨后,該公司不服專利復審委員會作出的無效決定,依次向北京知識產權法院提起行政訴訟和向最高人民法院提起行政上訴,結果是,一審判決維持無效宣告決定,二審判決駁回上訴,維持原判。至此,該案塵埃落定,最終結果是無效成功。綜上,無論是無效階段還是行政訴訟階段,我們所提供的證據均是被專業機構認可的,是非常可靠且是能夠經得起推敲的,沒有使無效決定或者行政判決發生任何的意見搖擺,這說明我們為請求人所提供的幫助是非常有意義的。
回顧該案,無論是無效階段還是行政訴訟階段,專利權人一直堅稱去鱗介質的不同是該專利與最接近現有技術的主要區別,無效證據對比文件2未給出結合啟示,專利權人一直主張證據2中的去鱗介質無法用于本發明,我們對此一方面是進行充分說理,另一方面敏銳的發現涉案專利說明書中以引用公開的方式記載了對比文件2的技術手段能夠應用于涉案專利中,即其說明書自認了證據2可以用于本發明,專利權人的爭辯就顯得蒼白無力了。最終,申請人所堅持的爭論焦點也不能使本案具備創造性,本次無效工作圓滿結束。