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在美國商標申請代理市場,吸睛的低價全包美國商標注冊代理服務,幾個月包過下證的服務標語是屢見不鮮,那么這些代理服務是否就是市場常態?是否合法合規?
某些用低廉成本來招攬業務的商標代理公司,為了節約成本,借用其他美國律師的資格,直接操作商標遞交的活動。而這種未經美國律師直接操作的行為,是美國專利商標局明令禁止的,一旦被USPTO查到,不僅涉案代理機構以及借用資質的美國律師將受到嚴厲處罰,甚至還會牽連到申請人的商標面臨被撤銷,企業品牌遭受重創。
繼去年9月,美國商標局針對深圳某公司發出了“Order to Show Cause”(陳述理由指令),長達600多頁的文件詳細描述了商標注冊違規行為。事件涉及13,000多個商標被撤銷。
近期,2023年11月27日,USTPO再次發布了“Supplemental Show Cause Order”(補充舉證指令),延續了上次的調查。USTPO搜集了更多證據,本次涉及53,205個商標,文件多達1319頁。此次懲戒,美國商標局還專門列出了這些商標代理公司的中文名稱。文件鏈接如下:https://developer.uspto.gov/tm-decisions/search/administrative
A.被申請人在美國專利商標局廣泛從事未經授權的執業活動
B.被申請人在向美國專利商標局提交的商標申請中不當輸入他人簽名,并提供虛假或虛構信息,蓄意掩蓋其未經授權的執業行為。
C.被申請人在進入美國專利商標局系統提交商標申請時多次違反使用條款。
D. 被申請人提交了數千份使用虛假樣本的申請。
根據過去幾年的經驗,這些涉及其中的商標很有可能首先被亞馬遜的品牌注冊系統進行移除,并被平臺歸類為出問題的商標。相關商家的未來商業活動和發展也很可能被此次事件影響。
那不幸中招的涉案美國商標應該如何救濟?
1. 盡快重新提交美國商標申請。對于申請人主體是否需要更換,就申請人主體資質來說本身沒有問題,但由于制裁事件的影響,以免USPTO的特別關注抽查,建議可以更換申請人主體。
2. 申請商標盡快到相應電商平臺進行備案。就亞馬遜備案系統來說備案信息通常會有延后性,商標所有人及賣家可以在重新申請商標的同時盡快補充備案,以最大程度減小被平臺撤銷備案的損失。
3. 就原涉案商標嘗試尋找可靠的律師進行及時的申訴,救濟。
由于中美商標審查制度的不同,許多申請人尤其是中國企業,會在美國商標申請過程中遇到各式各樣的誤區與注冊障礙,而大部分問題實則都可以通過專業律師通過合適的申請策略來進行規避。
Q1 未選擇適合的美國商標申請基礎
美國商標申請可以基于4種申請基礎方式,分別為1)實際使用Actual Use in Commerce;2)意圖使用Intent to Use;3)國外申請 Foreign Application;以及4) 馬德里國際申請 International Application。
這4種申請基礎的區別與條件在于:
1)實際使用,需要申請人已在美國使用了申請商標,并在商標申請時提交使用證據;
2)意圖使用,申請人還未在美國使用申請商標,可以選擇先提交商標申請,在申請商標審查通過后遞交證據;
3)國外申請以及馬德里國際申請,對于中國企業來說,如果國內已經有注冊商標,可以通過馬德里途徑或者憑借國內商標注冊證書,提交美國商標申請,美國商標申請核準注冊前無需提交使用證據。
選擇合適的申請基礎,有利于企業節省申請注冊時間及成本。
Q2 指定過多或過于寬泛的商品服務項目
中國以申請在先原則,所以商標申請人一般習慣于在國內采用保護+防御的商標布局策略,指定商品服務項目偏向于“越多越好,越大越好”,但如果沿用至美國可能并不完全合適。
美國主要以商標在先使用來確定商標權利,因此對于以“實際使用”“意圖使用”作為基礎提交的申請商標,USPTO會要求商標申請人在商標注冊前提交商標在指定商品或服務上的實際使用證據,尤其是對于指定的商品服務項目范圍過廣的申請商標,美國審查員可能會另外下發審查意見要求申請人提交更多的使用證據來證明這些商品服務項目已被實際的投入使用,若沒有在期限內提交符合要求的使用證據,商標申請將會被撤銷。
因此,建議以實際使用需要來選擇美國商品服務項目。
Q3 使用證據不符合標準及虛假的使用聲明
為了盡快獲得商標所有權,商標申請人可能會提交虛假的使用聲明或者使用證據不符合審查要求,例如后期合成的商品包裝照片,聲明中提供虛假的首次使用日期等。如果在審查階段審查員對使用證據或使用聲明的真實性提出質疑,會要求申請人在期限內給出答復,若未能給出合理解釋,商標申請將被撤銷。即使在使用證據審查階段順利通過,因為美國商標局商標的所有文書案卷都是公開的,后續他人也可以以“該商標欺騙官方”為由向USPTO申請撤銷該商標,這無疑也是對于商標權利的穩定性造成了潛在的隱患。
由于美國商標局對于商標審查越發嚴格、規范較多,國際局審查通過的申請商標,在美國商標申請實審階段,可能仍會因為各種問題而下發審查意見要求,申請人在期限內答復,否則申請商標將會被撤銷,例如,除了可能遇到的在先近似商標問題,原因還可能是指定商品服務項目范圍廣、不符合美國標準商品服務項目、商標描述、商標含義、商標申請人主體信息缺失等。
成功申請下一件美國商標,選擇一位合規、專業并且實踐經驗豐富的美國代理律師可以在申請前提供針對性建議及風險提醒,來規避申請中可能會遇到的風險及隱患,是至關重要的。